La Propiedad Intelectual (IP, por sus siglas en inglés) es por lo general uno de los bienes más valiosos de una empresa de reciente creación. Pero, ¿quién realmente “posee” la IP que utiliza una empresa reciente? En muchos casos la respuesta no está clara, y frecuentemente los problemas no se identifican hasta que un inversionista o socio comprador inicia la diligencia necesaria.
Los problemas de propiedad de la IP pueden abordarse fácilmente al inicio estableciendo los procedimientos apropiados, pero puede ser difícil (y caro) tratar de arreglarlos a lo largo del camino. El primer paso es reconocer los cuatro diferentes tipos de IP, categorizados ampliamente a continuación, y los pasos necesarios para abordar problemas de propiedad de cada uno.
1. Material Confidencial
Los ejemplos incluyen su plan de negocios, planes de desarrollo e ideas de nuevos productos o servicios. Generalmente, las personas y las empresas no pueden poseer ideas o artículos tales como listas de precios o de clientes. Una empresa puede tener los documentos físicos en los cuales estén registrados, pero la idea abstracta o la información por lo general no es considerada legalmente como “propiedad” que pueda pertenecer a una empresa. Aún así, usted puede protegerse a sí mismo. Existen por lo menos dos formas de evitar que otros tomen sus ideas y las utilicen para ellos mismos.
La primera es utilizar los acuerdos de confidencialidad (NDAs por sus siglas en inglés). Estos son contratos por medio de los cuales usted accede a revelar sus secretos a alguien que, en reciprocidad, accede a mantenerlos privados y a no usarlos para su beneficio personal. Los NDAs son de suma importancia para las empresas de nueva creación, las cuales de manera cotidiana deben compartir sus valiosas ideas con terceros al inicio de su ciclo de vida. Las empresas de reciente creación deben utilizar los NDAs religiosamente –con proveedores, clientes, contratistas, inversionistas, empleados, accionistas, y cualquier persona que reciba su información confidencial.
La segunda forma es tratar las ideas como si fueran secretos industriales. Para ser considerado un “secreto industrial”, la información debe contar con dos requisitos básicos. El primero, debe tener valor económico por no ser conocido o no haber sido aún descubierto. El segundo, debe estar sujeto a los esfuerzos razonables por mantener su secrecía. Si usted toma las medidas necesarias para proteger dicha información, la ley proporciona un recurso si alguien se “apropia indebidamente” de ella. Los factores clave para demostrar que usted ha tomado las medidas necesarias para proteger dicha información por lo general incluyen (a) contar con los acuerdos necesarios que establezcan que la empresa es dueña de una información de secreto industrial y evita su uso no autorizado o divulgación; y (b) contar con los procedimientos para asegurar que su información confidencial sea tratada con un nivel de cuidado y respeto proporcional a su valor para la empresa.
2. Inventos
Los inventos son más que ideas para nuevos productos, servicios o formas de hacer algo. Deben “limitarse en la práctica”, lo cual significa que deben estar desarrolladas en detalle suficiente para que cualquier persona en su campo pueda implementarlas sin excesivas pruebas y experimentación. Algunos inventos (por ejemplo, la fórmula de Coca Cola) se mantienen como secretos industriales y se protegen de igual manera que otra información confidencial (aunque con un cuidado aún mayor). Otras se protegen por medio de patentes, lo cual da al dueño de la patente el derecho de evitar que otros copien su invento por cierto periodo de tiempo sin el consentimiento del dueño.
Los inventos por lo general son propiedad de la persona (o personas) que primero los crearon. Muchos dueños de empresas creen erróneamente que si su empleado o contratista desarrolla un invento mientras trabaje para la empresa, la misma será propietaria del invento. Esto por lo general no es cierto. En realidad, el inventor es dueño del invento y la empresa únicamente tiene un derecho para usarlo. Para ser dueña del invento, la empresa debe tener un acuerdo establecido por escrito en donde el inventor declare que cualquier invento desarrollado será propiedad de la empresa, y en donde se designen los derechos de esos inventos a la empresa. Esto se aplica en caso de que el inventor sea un empleado, contratista, fundador o dueño.
Antes de empezar a trabajar, cualquier persona involucrada en desarrollar o redefinir la IP deberá firmar un acuerdo por escrito en donde establezca que comprende que todos los inventos serán propiedad o serán asignados a la empresa. Esto es de especial importancia ya que en algunas ocasiones personal clave deja la empresa (voluntaria o involuntariamente) antes de un evento de liquidación. Cuando eso ocurre, puede resultar difícil, costoso y/o imposible hacer que esa persona asigne, de manera retroactiva, sus derechos de IP a la empresa. Es mucho más fácil y barato contar con buenos acuerdos de IP desde el principio.
3. Obras de autor
Obras de autor (“obras”) incluyen códigos de software, contenidos de sitios web y materiales de marketing. En general, las obras son propiedad del autor a partir del momento de su creación (escrito a mano o en un ordenador). Pero cuando el trabajo es creado por un empleado dentro del ámbito de sus funciones, o en circunstancias muy limitadas, por un contratista con un acuerdo especial por escrito, el empleador se considera el “autor” de la obra desde el principio. Para evitar problemas de propiedad relacionados con las obras, asegúrese de que (i) encaja perfectamente en una de las excepciones en las que la empresa es el autor; o (ii) tenga un acuerdo escrito (sí, debe ser escrito) asignando los derechos a la empresa.
Empresas emergentes piensan erróneamente que sus fundadores o contratistas encajan dentro de la excepción, sólo para enterarse luego que de faltaba alguna formalidad legal, lo que hace inaplicable la excepción. Así, los emprendedores sabios siempre han escrito acuerdos (que incluyen una asignación) con sus empleados, fundadores, y contratistas, los cuales indican claramente que la compañía es propietaria de todas las obras. No se limitan a asumir que se aplica la excepción “trabajo por encargo”.
Debido a que muchas obras incorporan materiales de terceros, la situación puede volverse aún más complicada. Por ejemplo, para obtener un buen inicio, una empresa emergente puede utilizar “software de código abierto” o un desarrollador puede utilizar el código que creó para un proyecto anterior, refinándolo para que funcione para la nueva compañía. Esta práctica, extremadamente común, puede hacer que sea muy difícil determinar después cuáles partes de las obras individuales son propiedad de la compañía y cuáles no son más que una licencia. Para cubrir este problema completamente, se debería tener una serie de artículos. En este caso, basta con decir que los emprendedores deben hacer todo lo posible para asegurarse de que sepan si se utilizó algún contenido preexistente o de terceros para crear su PI, y si es así, de dónde proviene y cómo se usó anteriormente.
4. Marca
Su marca (por ejemplo, marcas comerciales, nombres de dominios, identificadores de redes sociales, etc.) es la forma en que sus clientes saben que un producto o servicio proviene de su empresa y no de sus competidores. Las marcas están, generalmente, protegidas por el derecho de marcas y pueden ser uno de los activos más valiosos de una nueva empresa. Convenientemente, los derechos en una “marca” aplican a la empresa por defecto, y no a cualquier individuo. Por lo tanto, en este caso, los fundadores, los contratistas, y los acuerdos con los empleados, aunque siguen siendo importantes, no son tan esenciales.
Sin embargo, aún tiene que: (i) asegurarse de que su marca es lo suficientemente distintiva como para que pueda ser su propietario exclusivo, (ii) estar seguro de que nadie más está utilizando ya algo confusamente similar a su marca única, y (iii) estar seguro de que la empresa posee y controla todos los nombres de dominio y las cuentas de redes sociales que ayudan a su marca a llegar a sus clientes.
Una explicación detallada de los pasos necesarios para asegurarse de que su marca no vaya en contra de estos requisitos, está fuera del alcance de este resumen. Pero lo siguiente describe, en términos generales, los pasos que los emprendedores deben tomar: (a) elegir su marca con prudencia y evitar términos genéricos para sus productos o servicios (por ejemplo, use algo distintivo como hizo Apple cuando eligió “Apple” para sus ordenadores, no algo genérico como “Los equipos de Steve”); (b) hacer una búsqueda de marcas antes de invertir en su marca y, una vez que esté claro, registrar su marca para que otros no puedan abusar de su popularidad después de que esta se ha hecho valiosa; y (c) asegurarse de que todos los registros de nombres de dominios y redes sociales sean hechos a nombre de la empresa, y no de individuos, y que tiene la información de inicio de sesión y la contraseña de las cuentas que controlan dichos registros.
Conclusión
La propiedad de PI, a menudo el activo más valioso de una empresa emergente, es indudablemente complicada. Pero si usted comienza temprano, usando buenos acuerdos de confidencialidad, de fundadores, de servicios, y similares, se pueden evitar complicaciones costosas en el futuro. Al reconocer los diferentes tipos de PI y los problemas de propiedad relacionados con cada uno es el primer paso.