Por mucho tiempo un método para proteger la innovación en los negocios ha sido por medio de los patentes. Sin embargo, antes de obtener patente alguno, la innovación confidencial que tiene valor económico ya puede ser un secreto del comercio si es el objeto de esfuerzos razonables para proteger su confidencialidad. Procedimientos para proteger los secretos del comercio, incluyendo la seguridad de computadores y bienes físicos; limita el acceso a la información a aquellos que “necesitan saber”; y acuerdos de no competencia, no solicitación o no divulgación deben estar considerados cuidadosamente e implementados antes de tomar la decisión de solicitar un patente.
Los patentes están gobernados por le ley federal. Tras la ocurrencia repetida de robos por hacking en donde datos almacenados en computadores han sido robados, el Congreso se prepara para aumentar la protección de la información confidencial y propietaria de los negocios incluyendo los secretos del comercio. Hasta ahora, los secretos del comercio fueron gobernados por la adopción de (Uniform Trade Secret Act ) la Ley Uniforme de Secretos del Comercio. Todos menos dos estados han adoptado alguna versión de la Ley. Los dos remanentes dependen del derecho común. Aunque las normas difieren un poco de un estado a otro, un secreto del comercio puede ser cualquier información que generalmente no es conocida y que tiene valor económico independiente y ha estado sujeta a esfuerzos razonables para mantenerla confidencial. Los secretos del comercio pueden incluir una formula, un patrón, dispositivo, metodología o compilación de información incluyendo métodos de negocios e información o listas confidenciales de clientes.
En 2015, por primera vez, es probable que el Congreso apruebe una ley que incorpore una causa de acción civil federal por la malversación de secretos del comercio. Mucha información confidencial y propietaria valiosa de los negocios, tales como listas de clientes y planes de mercadeo no se puede proteger con patentes. Sin embargo, muchas veces esta información “de negocios” es un candidato para el estatus de secreto de comercio.
Muchas invenciones podrían ser secretos de comercio antes que se someta una solicitud para un patente. En aquellos casos en que la venta del producto permite determinar la innovación secreta por medio de la ingeniería inversa, la protección con patente es la única opción viable. En los Estados Unidos, normalmente se publica una solicitud de patente 18 meses después de someterla y la solicitud se mantiene secreta hasta el día de publicación. Si se rechaza la solicitud después de publicarla, la información es pública y todos podrán usarla. Por lo tanto, antes de la publicación, hay que tomar una decisión si se debe continuar con la solicitud del patente y perder el estatus de secreto del comercio, o retirar la solicitud y evitar la publicación, para mantener el estatus de secreto del comercio.
Igual que con la solicitud de un patente, un intento de proteger la propiedad intelectual por medio de la “Ley de secretos de comercio” tiene riesgos. Si hay un desarrollo independiente de la misma idea o una idea similar por otra persona, aquella persona podría solicitar un patente o usar la información. La habilidad de hacer ingeniería inversa a un secreto de comercio lo invalida. Si la información está publicada, intencionalmente o por accidente, puede perder su estado como un secreto de comercio propietario. Los secretos de comercio se pierden regularmente por medio de robo por empleados o partes terceras. Este riesgo se aumenta con una mayor movilidad de la fuerza de trabajo y la facilidad con que se puede copiar grandes cantidades de datos en una memoria externa o fotografiarlos con un teléfono celular.
La rama ejecutiva del gobierno federal está haciendo un esfuerzo importante para remediar el robo de los secretos de comercio corporativos por hackers extranjeros y domésticos. Sin embargo, a pesar de una gran inversión en seguridad de computadores y esfuerzos por el gobierno, parece que las infracciones están aumentando. Muchas veces la malversación de secretos de comercio, por parte de personas internas o partes terceras, es difícil de detectar. El estatus de secreto de comercio solo lo puede confirmar un tribunal durante una disputa sobre la malversación. Muchas veces el litigio es costoso. Muchos estados disponen de la responsabilidad criminal para la malversación de secretos de comercio y en muchos casos el robo de secretos de comercio también queda sujeto a responsabilidad criminal federal. Hay ciertos beneficios para el dueño del secreto de comercio al perseguir la ejecución de los derechos por medio de los canales civiles o criminales que deben ser evaluados con un abogado.
Por algún tiempo se ha considerado que los secretos de comercio tienen dos ventajas sobre los patentes: el bajo costo de obtener los derechos y una duración infinita. En el actual ambiente legal, puedan haber llegado a ser más atractivos. Recientemente un tribunal en California observó en el caso de Altavion, Inc. v. Konica Minolta Systems Laboratory, “…debido a que un número sustancial de patentes están invalidados por los tribunales, generando la divulgación de una invención a los competidores sin ningún beneficio, muchos negocios ahora optan por dependerse de las leyes estatales sobre la protección de secretos de comercio para proteger información comercialmente valiosa.” Para establecer la malversación de secretos del comercio no es necesario probar que se ha usado todos los elementos del secreto. En lugar de esto se puede fundamentar el establecimiento de una causa de acción en el acceso y una semejanza sustancia. El nivel de novedad que se requiere para establecer un secreto de comercio es menos que aquel que se requiere para un patente. El hecho que hay algún conocimiento de la invención en el dominio público puede ser suficiente para invalidar un patente pero puede ser insuficiente para anular un secreto de comercio. Ventajas adicionales para la ejecución de secretos de comercio incluyen la disponibilidad e perjuicios para el enriquecimiento indebido y una barra más baja para recuperar perjuicios en exceso por malversación intencionada y deliberada. Además, por lo general es más fácil conseguir las prohibiciones judiciales en casos de malversación de secretos de comercio. Dependencia en las leyes de secretos de comercio como un sustituto para la protección por medio de patentes, aunque inadecuado en muchas circunstancias, ofrece una alternativa cada vez más atractiva, especialmente donde la innovación propietaria se desarrolla en secreto, y es poco probable que se pueda duplicar o aplicar ingeniería inversa.