Introducción
Cuando se desarrolla un nuevo producto o servicio, puedes solicitar el registro federal de una marca comercial, incluso antes de empezar a vender. Si se puede mostrar una intención de buena fe de usar la marca en el comercio, puede presentar una solicitud de Intención de Usar (ITU por sus siglas en ingles). Debido a que algunos solicitantes han intentado abarcar demasiado en reclamar muchos productos o servicios en que es posible que nunca ocupen la marca, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU. (USPTO para sus siglas en inglés) se ha puesto cada vez más estricta en los requerimientos de mostrar una “intención de buena fe” de usar la marca. Este artículo ofrece orientación acerca de: (i) los tipos de documentos requeridos por la Comisión de Oposiciones y Apelaciones Marcarias (TTAB) de la USPTO para demostrar una intención de buena fe de usar; y (ii) los pasos que los solicitantes pueden tomar para evitar estar en conflicto con los requerimientos.
Antecedentes
Para entender el significado del requerimiento de una intención de buena fe de usar la marca en el comercio, hay que entender un poco acera del proceso para registrar una marca comercial. Una vez que una persona presenta una solicitud de marca registrada ante la USPTO, estará examinada y el solicitante y el abogado de la USPTO que examina la marca comercial deben acordar que la solicitud es completa y aprobada para el registro. Luego, se publica la solicitud y las personas que estiman que podrían estar perjudicadas por el registro tienen un plazo de 30 días para responder a la USPTO. La respuesta podría involucrar entablar una actuación de oposición para impedir la registración. Un fundamento para la oposición podría ser un reclamo que al momento de presentar la solicitud, el solicitante no tenía una intención de buena fe de usar la marca en todos los bienes o servicios. La actuación de oposición será realizada ante la TTAB.
Evidencia Documentada de la Intención De buena fe
En caso que se cuestione la intención del solicitante, las reglas de la TTAB ponen la carga en el solicitante para probar una intención de buena fe de usar la marca en todos los bienes y servicios individualizados cuando se presenta la solicitud. Para probarlo, esta prueba objetiva requiere evidencia documentada real que existe no más tarde que la fecha de presentar la solicitud. Según los estándares de la TTAB la ausencia de dicha evidencia documentada constituye evidencia suficiente para establecer que el solicitante no tenía una intención de buena fe de usar la marca y que se puede aplicar una sentencia sumaria contra la solicitud.
La TTAB ha dado orientación acerca de los tipos de documentos que indican una intención de buena fe de usar la marca. Incluyen:
- Una búsqueda e informe sobre la disponibilidad de la marca
- Un plan de desarrollo de productos o servicios
- Un plan de mercadeo para promover la marca
- Acuerdos con desarrolladores y fabricantes de productos
- Acuerdos con titulares de una licencia y distribuidores, preferentemente identificando la marca
Pasos por Tomar antes de Presentar la Solicitud
Para ayudar en asegurar su capacidad de demostrar una intención de buena fe, tome los siguientes pasos:
- No se debe presentar una solicitud de ITU simplemente para reservar una marca. Sin embargo, se puede presentar una solicitud de ITU si honestamente pretende usar la marca en todos los productos o servicios individualizados y puede demostrarlo.
- Tenga cuidado para no incluir demasiados productos o servicios en una solicitud de ITU.
- Si piensa presentar una solicitud de ITU, asegurese de tener y guardar lo siguiente, o por lo menos como sea posible: un plan de desarrollo de producto, un plan de mercadeo para promover la marca.
Si se toman todos estos pasos, hay poca probabilidad de tener dificultades en probar su intención de buena fe para usar la marca. Cuando efectivamente empieza a usar la marca en sus bienes o servicios, puede completar su registración.